對同一技術(shù)方案被授予兩個(gè)專利案件的審理

　基本案情
　　1985年4月1日，方某就同一個(gè)技術(shù)方案同時(shí)向原國家專利局申請強(qiáng)應(yīng)力定位萬能頂尖實(shí)用新型和發(fā)明專利。1986年12月3日實(shí)用新型強(qiáng)應(yīng)力定位萬能頂尖被授予專利證書，專利號為85200959，到1993年8月18日被公告保護(hù)期限屆滿。強(qiáng)應(yīng)力定位萬能頂尖發(fā)明于1987年10月22日被授予發(fā)明專利證書，專利號為85102439.4。1988年4月20日，方某作為甲方與乙方某機(jī)械廠簽訂一份專利許可使用合同（下稱許可合同），約定：甲……
1995年1月25日（實(shí)用新型專利有效期屆滿已近兩年），雙方在結(jié)算專利許可費(fèi)的同時(shí)就該合同簽訂了一份延續(xù)協(xié)議，內(nèi)容有延續(xù)期從1993年7月20日至2000年5月1日，延續(xù)期間月分成費(fèi)以銷售額計(jì)算等。后雙方發(fā)生爭議，方某訴至法院，要求機(jī)械廠繼續(xù)履行協(xié)議約定的提供銷售報(bào)表義務(wù)并承擔(dān)違約責(zé)任。機(jī)械廠答辯稱，許可使用的專利早已到期，不應(yīng)保護(hù)，延續(xù)協(xié)議無效，不應(yīng)承擔(dān)任何責(zé)任。
　　　　判決要旨
　　一審法院認(rèn)為，原告將已經(jīng)超過保護(hù)期的專利繼續(xù)轉(zhuǎn)讓，違反合同法第三百四十四條的禁止性規(guī)定，機(jī)械廠不履行延續(xù)協(xié)議不構(gòu)成違約，遂判決駁回方某的訴訟請求。
　　方某不服一審判決提起上訴稱，簽訂延續(xù)協(xié)議時(shí)實(shí)用新型專利無效，但是發(fā)明專利及提供的其他技術(shù)秘密仍然有效，請求判決機(jī)械廠敗訴，按合同約定履行義務(wù)并承擔(dān)違約責(zé)任。
　　二審期間，方某又明確發(fā)明專利與許可合同及其延續(xù)協(xié)議無關(guān)，放棄要求認(rèn)定機(jī)械廠使用其發(fā)明專利技術(shù)方案的請求，同時(shí)又明確其延續(xù)協(xié)議期間提供的技術(shù)服務(wù)與許可合同履行期間的技術(shù)服務(wù)內(nèi)容基本一致。故二審法院認(rèn)為，許可合同及其延續(xù)協(xié)議的性質(zhì)是方某許可機(jī)械廠使用實(shí)用新型專利技術(shù)生產(chǎn)出專利產(chǎn)品，而不是許可使用發(fā)明專利技術(shù)，因?yàn)樽鳛闄?quán)利人方某在庭審中已經(jīng)明確其發(fā)明專利與本案的許可合同及其延續(xù)協(xié)議無關(guān)，故對是否使用發(fā)明專利一節(jié)事實(shí)不予理涉。
　　　　評析
　　一、本案一審法院圍繞原告的訴訟請求，僅對被告機(jī)械廠是否違約進(jìn)行了審理。一審法院認(rèn)為：根據(jù)合同法第三百四十四條的規(guī)定，專利實(shí)施許可合同只在該專利存續(xù)期間內(nèi)有效。本案中的實(shí)用新型專利權(quán)于1993年3月31日有效期屆滿，故在專利有效期屆滿后原告對該延續(xù)協(xié)議約定其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)已經(jīng)不能履行，被告也無須向原告履行該延續(xù)協(xié)議所約定的義務(wù)，故被告并不構(gòu)成違約。至于原告是否將發(fā)明專利技術(shù)或技術(shù)秘密提供給被告使用屬另一法律關(guān)系，不屬本許可合同約定的范圍，原告可以依法另行主張。
　　由于一審法院僅具有技術(shù)（包括專利技術(shù)）合同糾紛案件的管轄權(quán)，不具有專利權(quán)屬爭議及專利侵犯的管轄權(quán)，故審理過程中遇到是否存在使用發(fā)明專利的問題，以及發(fā)明專利的侵權(quán)問題，要求當(dāng)事人另行起訴值得商榷。因?yàn)楸景傅脑S可合同及其延續(xù)協(xié)議是否有效，以及履行合同過程中雙方的權(quán)利義務(wù)是否發(fā)生變化是爭議的主要焦點(diǎn)，法院應(yīng)予以裁判。如果認(rèn)定實(shí)際履行許可合同過程中發(fā)生變更的問題，機(jī)械廠使用了發(fā)明專利，則承認(rèn)延續(xù)協(xié)議仍然有效，是否違約的問題應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步審理。如果不認(rèn)定實(shí)際履行許可合同過程中存在變更的問題，與發(fā)明專利無關(guān)，所謂的提供技術(shù)秘密也不過是履行許可合同中的從屬義務(wù)，也不存在另行起訴的問題，法院應(yīng)當(dāng)明確不存在違約的基礎(chǔ)上，直接對此作出裁判。審理中如果涉及專利侵權(quán)問題，應(yīng)當(dāng)移送有管轄權(quán)的法院處理。
　　二審法院準(zhǔn)備根據(jù)權(quán)利人方某的要求，對機(jī)械廠繼續(xù)使用實(shí)用新型專利技術(shù)方案是否違約以及是否構(gòu)成對發(fā)明專利的侵權(quán)進(jìn)行全面審理，但是在庭審中方某明確放棄了追究機(jī)械廠使用其發(fā)明專利技術(shù)方案的請求，故二審法院對此未予理涉是正確的。
　　二、如果方某堅(jiān)持機(jī)械廠使用的技術(shù)方案侵犯了其仍然有效的發(fā)明專利技術(shù)方案，或以侵權(quán)之訴起訴，法院對此如何處理值得研究。因?yàn)榉侥车膶?shí)用新型專利的有效期（包括續(xù)展期3年）至1993年3月31日已屆滿，于同年8月18日被公告終止，而延續(xù)協(xié)議簽訂時(shí)發(fā)明專利仍然處于有效期內(nèi)。是以合同實(shí)際履行變更來認(rèn)定機(jī)械廠使用了發(fā)明專利技術(shù)方案構(gòu)成侵權(quán)，還是以機(jī)械廠繼續(xù)使用到期的實(shí)用新型技術(shù)方案不構(gòu)成侵權(quán)來進(jìn)行認(rèn)定的問題值得研究。實(shí)用新型專利到期后，被許可方繼續(xù)使用已經(jīng)到期的實(shí)用新型專利技術(shù)方案是否構(gòu)成對同一個(gè)技術(shù)方案的發(fā)明專利侵權(quán)的性質(zhì)如何認(rèn)定及處理問題，容易引起爭議。本案實(shí)質(zhì)上已經(jīng)牽涉到專利權(quán)利行政管理與專利侵權(quán)司法審查的沖突問題。
　　對如何處理本案存在明顯分歧，筆者歸納有兩種處理辦法，且第二種處理辦法中又有結(jié)論截然不同的兩種意見。
　　第一種認(rèn)為，可以中止審理。理由是：我國實(shí)行的是專利授權(quán)及無效的行政審查制度，而法院應(yīng)當(dāng)明確其職責(zé)界限，即在民事案件審理中不直接認(rèn)定專利是否有效。本案如果是侵權(quán)之訴，機(jī)械廠作為被控侵權(quán)人應(yīng)當(dāng)首先向?qū)＠麖?fù)審委申請宣告專利無效，理由是同一個(gè)技術(shù)方案重復(fù)授權(quán)兩個(gè)專利違反專利法及其實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定；同時(shí)在答辯期內(nèi)向法院提出中止本案審理的申請。結(jié)合2001年6月19日最高法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律的若干問題》第11條的規(guī)定精神，考慮本案的實(shí)際情況，法院可以中止審理，等專利復(fù)審委的無效申請?zhí)幚斫Y(jié)論作出后再根據(jù)專利權(quán)的效力對是否侵權(quán)予以裁判；如果當(dāng)事人對該結(jié)論不服提起行政訴訟的，還要等行政訴訟的結(jié)果作為該專利權(quán)利是否有效的判斷依據(jù)。法院在民事糾紛中不予直接裁判該發(fā)明專利是否有效的問題，必須以專利復(fù)審委的復(fù)審結(jié)論或行政訴訟后的行政訴訟裁判結(jié)果作為本案處理的依據(jù)。該種處理辦法在目前是比較通行的做法，但其缺點(diǎn)也是明顯的：處理周期太長，不能及時(shí)有效地明確權(quán)利的真正狀態(tài)，從而保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益；而且與最高法院上述司法解釋中所提倡的不輕易中止審理、提高審判效率的要求相悖。因?yàn)閷＠麩o效宣告程序及行政訴訟程序需要花費(fèi)相當(dāng)長的時(shí)間，再加上一、二審的訴訟程序，花費(fèi)的時(shí)間可能是數(shù)年。一旦權(quán)利人啟動訴訟保全程序，機(jī)械廠已經(jīng)投入的廠房及機(jī)器設(shè)備將要強(qiáng)行被長期閑置，已經(jīng)超過保護(hù)期的實(shí)用新型技術(shù)方案又將變相地被延期保護(hù)數(shù)年。
　　第二種認(rèn)為，法院不必中止審理，可以徑行裁判。但是徑行處理的結(jié)果又截然不同：一種意見認(rèn)為，按照最高法院上述解釋規(guī)定發(fā)明專利案件可以不中止審理的精神，如果法院直接審理，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定機(jī)械廠構(gòu)成對方某發(fā)明專利的侵權(quán)，承擔(dān)侵權(quán)的法律責(zé)任。因?yàn)榘l(fā)明專利依然有效，法院應(yīng)當(dāng)依法予以保護(hù)。對于重復(fù)授權(quán)的問題，依照我國目前的法律規(guī)定的體制，仍然由專利復(fù)審委接受專利無效宣告申請后啟動，法院在審理民事案件中無權(quán)認(rèn)定和處理專利是否重復(fù)授權(quán)而有效的問題。故法院在專利民事侵權(quán)糾紛中無需考慮專利行政管理中是否存在行政瑕疵的問題，更無權(quán)審查是否存在重復(fù)授權(quán)問題。因?yàn)閷＠麢?quán)屬于私權(quán)，是否啟動專利無效宣告程序也屬于私權(quán)，作為法院是不能主動啟動和考慮該程序的。判決一旦發(fā)生法律效力后，即使將來發(fā)生該發(fā)明專利被宣告無效的情形，也只能夠按照專利法關(guān)于專利被宣告無效后的程序規(guī)定處理。該意見是一種機(jī)械執(zhí)法的教條主義理解，根本不考慮解決在行政授權(quán)明顯存在錯(cuò)誤的情況下，如何保護(hù)社會公眾利益和當(dāng)事人的合法權(quán)益的

問題，其本質(zhì)上也沒有考慮本案的實(shí)際情況，以及專利的本質(zhì)是推進(jìn)科技進(jìn)步的目的。第二種意見則認(rèn)為，法院可以直接裁判機(jī)械廠不構(gòu)成侵權(quán)，機(jī)械廠無須承擔(dān)任何侵權(quán)責(zé)任。因?yàn)榉ㄔ禾幚戆讣�是尋找最佳的利益平衡，如何體現(xiàn)專利制度推進(jìn)科技進(jìn)步的本質(zhì)目的，保護(hù)社會公眾利益和當(dāng)事人的合法權(quán)益尤為重要。本案中法院在并不認(rèn)定發(fā)明專利是否有效的情形下，參考該技術(shù)方案明顯存在被重復(fù)授予專利的情況，可以直接根據(jù)機(jī)械廠繼續(xù)使用的技術(shù)方案與已經(jīng)超過保護(hù)期的實(shí)用新型技術(shù)方案是否相同或等同來進(jìn)行判斷，以確定是否構(gòu)成公知技術(shù)公用問題，而無需考慮發(fā)明專利的效力問題。法院并不對發(fā)明專利是否有效直接進(jìn)行裁判，僅是明確繼續(xù)使用已經(jīng)超過保護(hù)期的實(shí)用新型技術(shù)方案并不違反已有公知技術(shù)公用的法理。
　　第二種意見的具體理由如下：
　　1.法院應(yīng)當(dāng)考慮明顯存在的行政授權(quán)瑕疵的影響。在專利民事糾紛中，法院無權(quán)審查專利的有效性，但是并不排除法院把是否存在重復(fù)授權(quán)的行政授權(quán)瑕疵的情形作為公平、公正角度衡量的一個(gè)考慮因素。專利法第九條規(guī)定：“兩個(gè)以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的，專利權(quán)授予最先申請的人�！泵鞔_了不能兩個(gè)申請人都被授予專利權(quán)。同時(shí)專利法實(shí)施細(xì)則第十三條第一款規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能被授予一項(xiàng)專利�！庇纱丝梢娢覈鴮＠�法是禁止重復(fù)授予專利的。專利法規(guī)定不允許重復(fù)授權(quán)的理論依據(jù)是專利的獨(dú)占性和排他性，其目的在于在保護(hù)專利權(quán)的同時(shí)保護(hù)社會公眾利益。一旦允許兩個(gè)相同的發(fā)明創(chuàng)造可以一先一后被授予專利權(quán)，無疑會延長對該技術(shù)方案的保護(hù)期，不僅違反了專利權(quán)具有法定時(shí)間性的限制，而且會損害公眾利益，不利于發(fā)明創(chuàng)造的推廣利用。對“重復(fù)授予”的理解問題，司法實(shí)踐中存在不同的認(rèn)識。一種觀點(diǎn)認(rèn)為，專利法規(guī)定的重復(fù)授予的對象是兩個(gè)以上的人就同一個(gè)技術(shù)方案重復(fù)申請專利，不包括同一個(gè)人的情形；但是多數(shù)意見認(rèn)為應(yīng)當(dāng)包括同一個(gè)人就同一個(gè)技術(shù)方案重復(fù)申請兩個(gè)專利的情況�！爸貜�(fù)”一般包括兩層涵義，即按照《新華字典》解釋，“重復(fù)”是指“同樣的東西再次出現(xiàn)”或者“按照原來的樣子再次做”。而“同樣的發(fā)明創(chuàng)造”是指兩項(xiàng)以上發(fā)明創(chuàng)造專利的權(quán)利要求記載的技術(shù)內(nèi)容、技術(shù)方案相同，也包括技術(shù)內(nèi)容、技術(shù)方案相等同的情況。（注：程永順：“重復(fù)授予的專利權(quán)應(yīng)宣告無效”，載2002年11月6日《人民法院報(bào)》第三版。）需要說明的是：專利申請人在專利申請過程中將相同的發(fā)明創(chuàng)造同時(shí)申請一項(xiàng)實(shí)用新型專利、一項(xiàng)發(fā)明專利，在面臨授權(quán)時(shí)再明確選擇其中一項(xiàng)而放棄另外一項(xiàng)申請，并不違反法律規(guī)定。因?yàn)榉�律禁止的是同樣的發(fā)明創(chuàng)造有兩個(gè)以上的專利權(quán)被授予，而不是禁止兩個(gè)以上專利權(quán)的申請。專利權(quán)作為一種私權(quán)，申請人完全可以將同一發(fā)明創(chuàng)造同時(shí)申請實(shí)用新型和發(fā)明專利。但是不能最終都被國家知識產(chǎn)權(quán)局（原專利局）同時(shí)授予專利權(quán)，同一個(gè)技術(shù)方案僅能被授予一個(gè)專利，權(quán)利人只能選擇實(shí)用新型專利或者發(fā)明專利一項(xiàng)，不允許二者同時(shí)并存。本案中發(fā)明人方某在法院明確陳述：發(fā)明專利與實(shí)用新型專利的技術(shù)方案、技術(shù)內(nèi)容完全相同，而且是在1985年4月1日同時(shí)將一式兩份的申請材料分別提交原國家專利局實(shí)用新型審查部和發(fā)明審查部審查的，最后確定的兩個(gè)專利的權(quán)利要求書文字稍有不同，但專利名稱和解釋權(quán)利要求的專利附圖完全一致，最終被分別授予了兩個(gè)專利權(quán)利。當(dāng)法院問及權(quán)利人方某二者有何區(qū)別時(shí)，權(quán)利人本身也說不清楚。故該案件涉及的實(shí)用新型專利與發(fā)明專利明顯存在重復(fù)授權(quán)的可能。
　　2.本案可以運(yùn)用已有公知技術(shù)抗辯。首先，機(jī)械廠使用的技術(shù)方案的來源是被許可使用的實(shí)用新型專利中的技術(shù)方案，對此雙方?jīng)]有異議；其次，在本實(shí)用新型專利法定保護(hù)期屆滿以后，該實(shí)用新型專利包含的技術(shù)方案已經(jīng)進(jìn)入公知領(lǐng)域，成為公知公用技術(shù)方案，對此雙方也沒有異議；第三，機(jī)械廠在實(shí)用新型保護(hù)期屆滿后繼續(xù)使用的技術(shù)方案與發(fā)明專利的技術(shù)方案一致或等同，兩個(gè)專利的發(fā)明實(shí)際上僅有一個(gè)技術(shù)方案，對此雙方也沒有任何異議，只是因?yàn)樾姓�機(jī)關(guān)的瑕疵而重復(fù)授予發(fā)明專利的緣故，被人為地分成了兩個(gè)技術(shù)方案。因?yàn)楸景钢袡C(jī)械廠作為被控侵權(quán)人，其使用的被控侵權(quán)技術(shù)方案實(shí)際上就是延續(xù)其被許可使用的實(shí)用新型專利技術(shù)方案，沒有作任何改動。故按照實(shí)用新型專利技術(shù)已經(jīng)超過保護(hù)期，而進(jìn)入公知領(lǐng)域可以公用的事實(shí)，一直使用該技術(shù)方案的機(jī)械廠繼續(xù)使用已進(jìn)入公知領(lǐng)域的技術(shù)方案，法律是不應(yīng)當(dāng)禁止的，因?yàn)樵撌褂眯袨椴⒉粯?gòu)成對發(fā)明專利中所虛擬的另外一個(gè)（事實(shí)僅有一個(gè)）技術(shù)方案的侵權(quán)。故法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合本案的具體情形，認(rèn)定機(jī)械廠的已有公知技術(shù)抗辯成立。有觀點(diǎn)認(rèn)為，本案機(jī)械廠以實(shí)用新型專利技術(shù)方案進(jìn)行抗辯不能構(gòu)成已有公知技術(shù)抗辯，因?yàn)楣�知技術(shù)必須是在專利申請日前已經(jīng)被公知公用的技術(shù)。方某將其技術(shù)方案同時(shí)申請實(shí)用新型與發(fā)明專利，并不能夠認(rèn)定實(shí)用新型的技術(shù)方案在發(fā)明專利之前已經(jīng)被公開，故發(fā)明專利申請專利時(shí)其技術(shù)方案并不能確定已經(jīng)進(jìn)入公知領(lǐng)域，所以不能適用已有公知技術(shù)抗辯。該觀點(diǎn)實(shí)屬于舍本逐末。機(jī)械廠作為發(fā)明專利技術(shù)方案的被控侵權(quán)人，同時(shí)又是實(shí)用新型專利技術(shù)方案的被許可人，以被許可使用的實(shí)用新型專利技術(shù)方案超過保護(hù)期已經(jīng)進(jìn)入公知領(lǐng)域仍然繼續(xù)使用進(jìn)行抗辯，就已經(jīng)足夠了。該抗辯既符合公平原則，也不違反法律的規(guī)定，屬于已有公知技術(shù)抗辯的范疇。（注：至于機(jī)械廠以外的第三方能否運(yùn)用公知技術(shù)抗辯的問題更為復(fù)雜，本文限于篇幅不予討論。）
　　3.法官的價(jià)值取向是既要保護(hù)專利權(quán)人的利益，同時(shí)更要考慮社會整體利益。首先，盡管在民事糾紛中法院沒有權(quán)力直接認(rèn)定現(xiàn)行發(fā)明專利是否有效，但應(yīng)當(dāng)考慮我國設(shè)立專利制度的本質(zhì)是促進(jìn)科技進(jìn)步，專利一旦超過保護(hù)期限，該專利受保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)無條件地被全社會公用，不能因?yàn)閷＠�行政管理部門的工作失誤而違反公平原則，保護(hù)不當(dāng)?shù)睦�益，變相地延長實(shí)用新型專利技術(shù)方案的保護(hù)期。試想如果機(jī)械廠明知該實(shí)用新型專利到期將要被無償公用，而進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，已經(jīng)投入了大量的人力和物力。此時(shí)面臨侵權(quán)指控而被迫停止生產(chǎn)，本來是可以合法地生產(chǎn)和銷售的專利產(chǎn)品反而變成了所謂的“侵權(quán)產(chǎn)品”，對機(jī)械廠來說是不公平的。而且一旦進(jìn)入訴訟，盡管最終可以勝訴，但按照第一種觀點(diǎn)處理將要耗費(fèi)長達(dá)數(shù)年的時(shí)間。在當(dāng)今市場經(jīng)濟(jì)的體制下，對一個(gè)企業(yè)來說將意味著停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。其次，從民法的“帝王條款”——誠實(shí)信用的角度衡量，權(quán)利人方某為了取得利益，在明知有兩個(gè)專利的情況下（據(jù)其自稱是簽訂合同時(shí)發(fā)明專利證書還沒有拿到手的緣故，但是按照法律規(guī)定已經(jīng)可以許可轉(zhuǎn)讓），僅僅許可一個(gè)實(shí)用新型專利；而被許可人機(jī)械廠已經(jīng)相應(yīng)地支付了該完整的技術(shù)方案的對價(jià)，并且準(zhǔn)備在保護(hù)期屆滿后利用該完整的技術(shù)方案繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)和銷售。但方某同時(shí)擁有仍然生效的發(fā)明專利，并沒有與實(shí)用新型專利一同許可機(jī)械廠使用，變相延長了其實(shí)用新型專利的保護(hù)期，對機(jī)械廠和整個(gè)社會來說都是不公平的，法院不應(yīng)違反公平原則對非法或者明顯不合理的利益提供保護(hù)。

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